미국은 특허 소송이 빈번한 분쟁 중심의 제도적 구조를 가지고 있다. 따라서, 기업의 특허 담당자는 분쟁에 대한 이해를 바탕으로 명세서를 작성하고, 특허 분석을 수행할 수 있어야 한다. 이를 통해 기업은 경쟁력 있는 특허를 확보하고, 효율적인 라이선스 협상을 추진하며, 특허분쟁이 발생하더라도 효과적으로 대응할 수 있다. 최신 특허 판례는 이러한 실무적 요구에 부응하는 실질적인 통찰을 제공한다. 이 책은 연방법원 판결을 통해 미국 특허법의 주요 개념과 해석을 설명하고자 한다. 특허법 중요 조항에 대해, 각 조항별로 주요한 특허 요건과 관련된 대표적 판례 (landmark case) 를 최근 사건을 중심으로 설명하였다. 아울러, 각 요건을 정의하는데 중요한 판례 중 일부는 최신 사건이 아니더라도 포함하였으며, 해당 사건의 핵심 쟁점을 중심으로 정리하였다. 또한, 특허 청구항 해석 (claim construction), 균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents), 디자인 특허 (design patent), 특허 출원인의 정직 의무 (duty of candor), 국외 판매 (foreign sales) 에 따른 손해배상 청구, 인공지능 (AI) 관련 특허법적 쟁점 등 주요 주제를 선정하고, 각 주제별로 대표 판례를 바탕으로 핵심 쟁점을 설명했다. 특허 사건의 판결문에는 다양한 과학 및 공학 분야의 발명이 등장할 뿐만 아니라, 특허법 외에도 헌법 (Constitution), 계약법 (contract law), 민사소송규칙 (FRCP) 등 다양한 법률적 쟁점이 함께 논의되기 때문에 그 내용을 파악하고 이해하는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 판사는 사건의 사실관계를 바탕으로 특허법의 핵심 개념을 논리적으로 서술하고 있기 때문에, 판결문은 특허법을 이해하는데 그 어떤 자료보다도 유익한 학습 도구가 될 수 있다.

[본 문]

특허 사건의 판결문에는 다양한 과학 및 공학 분야의 발명이 등장할 뿐만 아니라, 특허법 외에도 헌법 (Constitution), 계약법 (contract law), 민사소송규칙 (FRCP) 등 다양 한 법률적 쟁점이 함께 논의되기 때문에 그 내용을 파악하고 이해하는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 판사는 사건의 사실관계를 바탕으로 특허법의 핵심 개념을 논리적 으로 서술하고 있기 때문에, 판결문은 특허법을 이해하는데 그 어떤 자료보다도 유익한 학습 도구가 될 수 있다.

- p.3

출원경과 금반언은 (1) 청구항을 축소 보정 (amendment-based estoppel) 했거나, (2) 심사관의 거절이유에 대해 항변 (argument-based estoppel) 한 경우 발생한다. 항변에 의한 금반언이 성립하려면, 출원경과 사항에 명확하고 의심의 여지없는 (clear and unmistakable) 포기가 나타나 있어야 한다. Conoco, Inc. v. Energy & Envtl. Int’l, L.C., 460 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2006) 출원인이 자신의 발명을 선행기술과 구별하기 위해 여러 근거를 제시한 경우, 각각의 주장은 해당 선행기술이 다양한 근거의 조합을 바탕으로 극복 되는 것이 아닌 한, 개별적으로 금반언을 발생시킬 수 있다. 거절이유 극복을 위해 명확히 이루어진 주장은 해당 주장에 의해 거절이유가 극복되고 특허성이 인정된 여부와 관계없이 금반언을 발생시킬 수 있다. 중요한 것은 경쟁자가 출원인이 관련 대상을 포기했다고 합리적으로 신뢰했는지 여부이다. PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007)

- p.269

디자인 특허에 있어, 문언적 침해와 균등침해의 개념은 서로 연관되어 (intertwined) 있다. 디자인 특허의 침해에 관한 조문은 문언적 동일성을 요구하지 않으며, 특허권자의 허락 없이 (1) 특허 받은 디자인 또는 그와 유사한 모방 (colorable imitation) 을 제조품에 적용하여 판매를 목적으로 하거나, (2) 그러한 디자인 또는 유사한 모방이 적용된 제조품을 판매하거나, 판매를 위해 노출하는 자에게 책임을 부과한다. 35 U.S.C. §289 Gorham 재판부는 디자인 특허침해 판단 기준을 통상의 관찰자가 구매자로서 통상적으로 가지는 주의를 기울였을 때, 두 디자인이 실질적으로 동일하여 그 유사성이 통상의 관찰자를 혼동하게 함으로써 다른 것으로 오인하여 구매하도록 유도하는 경우, 특허 된 디자인을 침해하는 것이라고 했다. 만약 침해판단 기준이 특허된 디자인의 모든 요소를 그대로 재현해야 하는 것이라면, 인간 창의력의 한계 때문에 침해 행위는 존재할 수 없을 것이라고 지적했다. Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)

- p.342

CAFC는 추상적 개념은 발명을 특정 분 야에 한정하거나 기술적 환경으로 제한한다고 해서 추상적이지 않은 것으로 되지 못한 다는 점을 오랫동안 인식해 왔다. Intell. Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015) 또한, 기존 기법을 신규한 데이터베이스에 적용하는 것만으로 특허 적격으로 전환되지 않는 점도 확인했다. SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC, 898 F.3d 1161 (Fed. Cir. 2018) 결국, 청구된 발명이 공지의 머신러닝 기법을 이용하여 과거에는 인간이 수행하던 작업을 이전보다 더 빠르고 효율적으로 수행한다고 해서, 특허 적격성을 갖추는 것은 아니다.

- p.394